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索菲亚家居股份有限公司与吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

时间: 2018-09-11
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  【基本信息】

  文号:(2016)浙民终794号

  时间:2013年12月18日

  审级:二审

  法院:浙江省高院

  【法院观点提要】

  注:以下“1”代表判决书中第一个“本院认为”部分的第一段,以此类推。

  【3】商标禁用权的范围具有不确定性,企业为了有效维护自身商誉,往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷,商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中,根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述,该公司并不生产、销售集成吊顶,故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用,往往显著性和知名度较低,法律对其保护力度相对较弱,即便商标侵权行为成立,权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标,在权利人享有多个商标权的情况下,如果法院为避免认定驰名商标,不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济,则商标权人的合法利益就难以得到充分保障,与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。

  【7】《中华人民共和国商标法》第十四条规定的几项因素并非缺一不可,如果考虑部分因素即足以认定涉案商标驰名的,就无需机械地一一考虑其全部因素。尤其是“该商标作为驰名商标受保护的记录”,如果将该因素作为认定商标驰名必需具备的条件,则此前未经司法或行政程序被认定为驰名的商标,即使已为相关公众所熟知,也无法在诉讼中被认定为驰名商标,这显然不利于保护商标权人的利益,也有违驰名商标认定标准之立法本意。此外,在涉驰名商标侵权纠纷中,应当考虑的时间节点是在被诉侵权行为发生时涉案商标是否驰名,相应地,对于“该商标作为驰名商标受保护的记录”这一因素,应当审查的也是相关记录中该商标处于驰名状态的时间,而非司法机关或行政机关作出认定的时间。

  【判决原文】

  浙江省高级人民法院民事判决书

  (2016)浙民终794号

  上诉人(原审原告):索菲亚家居股份有限公司,住所地广东省广州增城市新塘镇宁西工业园。

  法定代表人:江淦钧,董事长。

  委托诉讼代理人:李甲,男,该公司员工。

  委托诉讼代理人:吴让军,北京市立方(广州)律师事务所律师。

  被上诉人(原审被告):吕小林,男,1978年9月11日出生,汉族,住陕西省铜川市王益区五一路道东农副公司家2号。

  被上诉人(原审被告):尹丰荣,女,1979年9月16日出生,汉族,住河南省南阳市宛城区官庄镇政府家属院1号。

  被上诉人(原审被告):南阳市索菲亚集成吊顶有限公司,住所地河南省南阳市宛城区迎宾大道东。

  法定代表人:吕小林,总经理。

  上述三被上诉人的共同委托诉讼代理人:陈先贵,男,住贵州省大方县果瓦乡蓑衣村新生组,嘉兴君达知识产权服务有限公司推荐。

  上诉人索菲亚家居股份有限公司(以下简称索菲亚公司)因与被上诉人嘉兴市司米集成吊顶有限公司(以下简称司米公司)、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司(以下简称南阳索菲亚公司)侵害商标权及不正当竞争纠纷一案,不服浙江省杭州市中级人民法院(2015)浙杭知初字第750号民事判决,向本院提起上诉。本院于2016年11月21日立案后,依法组成合议庭进行审理。在案件审理过程中,本院查明司米公司已于2016年1月20日核准注销登记,故变更该公司股东吕小林、尹丰荣为被上诉人。本案于2016年12月21日公开开庭进行了审理,上诉人索菲亚公司的委托诉讼代理人李甲、吴让军,被上诉人吕小林、尹丰荣及三被上诉人的共同委托诉讼代理人陈先贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  索菲亚公司上诉请求:1.依法撤销一审判决第三项、第四项;2.支持索菲亚公司全部诉讼请求;3.一、二审诉讼费由三被上诉人承担。事实和理由:1.一审法院认为本案没有必要认定商标是否驰名错误。涉案第1761206号“索非亞”商标(以下简称涉案商标)的核定使用范围为第20类,一审法院认为被诉侵权集成吊顶上的吊顶模块与电器模块分属第6类和第11类商品,南阳索菲亚公司亦已于一审中确认被诉侵权标识使用在集成吊顶上,对应第6、11、19类商品。因此,涉案商标核定使用的商品类别与被诉侵权产品既不相同也不类似。即使索菲亚公司可以以其在第6类商品上注册的第4287169号“索非亞”商标主张权利,但本案还涉及第11、19类商品,仍然涉及跨类保护的问题。并且,第4287169号商标核定使用的商品类别为“金属门(滑门、拉门)、金属门、金属隔板、金属门板、金属建筑挡板”,被诉侵权产品并不属于该商标核定使用的范围。综上,在本案中确有必要认定涉案商标是否驰名。2.一审法院错误理解国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)相关裁定的内容,认为现有证据尚不足以证明涉案商标驰名,明显不符合客观事实。商评委认定涉案商标于2011年6月前已构成使用在家具商品上的驰名商标,索菲亚公司于一审时提交的其他证据也足以证明该商标在被诉侵权行为发生前早已成为驰名商标。3.一审法院不支持索菲亚公司关于商标侵权的主张错误。(1)被诉侵权产品与涉案商标使用的商品虽不同类,但有较强联系,司米公司、南阳索菲亚公司在集成吊顶产品及广告宣传中大量使用被诉侵权标识,明显具有攀附涉案商标市场声誉的主观故意,足以使相关公众认为被诉侵权标识与涉案商标之间具有相当程度的联系,导致驰名商标显著性减弱,构成商标侵权。(2)司米公司、南阳索菲亚公司将与涉案商标近似的“s0fyell.c0m”作为网站域名使用,并在该网站实施招纳经销商、销售产品的行为,亦构成商标侵权。(3)南阳索菲亚公司一审认为涉案商标的禁用权不能扩张至案外人注册商标的禁用权范围,被诉侵权行为未侵害涉案商标权的抗辩理由不能成立。由于注册商标禁用权的范围大于专用权的范围,且禁用权的范围会随着商标显著程度的强弱发生变化,加之商标行政审查标准与司法判断标准不统一,都可能导致不同商标的禁用权范围出现交叉。当侵权行为刚好落入该交叉区域时,两个商标权人均可分别主张行为人构成侵权,故索菲亚公司行使涉案商标禁用权不会损害案外商标权人的利益。4.一审判赔数额明显偏低。司米公司、索菲亚公司非法获利大,仅由加盟费产生的非法获利已高达50万元以上;其不仅使用涉案商标,还大量使用“定制家”、舒淇人物形象、“司米”等与索菲亚公司密切相关的其他元素,主观恶意明显;其在多地发展经销商,并通过网络、微信等多种方式进行虚假宣传,侵权范围广、规模大、情节严重;其不仅实施了商标侵权行为,还实施了多个不正当竞争行为;涉案商标为驰名商标,被诉侵权行为对索菲亚公司的市场声誉造成极其恶劣的影响;一审30万元的判赔数额不符合当前的知识产权司法保护政策,达不到遏制侵权,引导企业诚信经营的效果。5.一审法院未支持“刊登致歉声明、消除影响”的诉讼请求错误。被诉侵权行为已对索菲亚公司及其索菲亚品牌的市场声誉造成了极其恶劣的影响,为消除不良影响,恢复其市场声誉,使广大消费者不被继续误导,对该项诉请应予支持。6.一审法院未判决司米公司与南阳索菲亚公司承担连带责任错误。该二公司的股东和法定代表人相同,实际均由吕小林控制,系用于专门实施“傍名牌”行为的混同主体。

  吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司二审共同辩称:1.本案无必要对涉案商标是否驰名作出认定。“索菲亚”一词不具有独创性,本身的显著性不强,该词来源于希腊语,意为智慧,相关公众对“索菲亚”的认知源于其本身含义。索菲亚公司在第6类商品上已注册了第4287169号“索非亞”商标,其完全可以以该商标主张权利,无须请求对涉案商标进行跨类保护。2.一审判赔额过高。司米公司、南阳索菲亚公司仅是制作网页进行宣传,事实上并没有一百家加盟店,更没有收取高额的加盟费。该二公司的行为并未对索菲亚公司造成不良影响,亦未在相关公众中造成混淆。索菲亚公司主张的律师费亦明显过高。3.吕小林、尹丰荣均是来自底层的农民工,生活不易,由于缺乏对法律法规的了解才导致此次纠纷,其主观上并无侵害他人商标权之恶意。综上,请求二审法院改判吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司承担一定的合理费用,并驳回索菲亚公司的其他诉讼请求。

  索菲亚公司向一审法院起诉请求:1.司米公司、南阳索菲亚公司立即停止侵害第1761206号“索菲亞”商标专用权及不正当竞争的行为,包括停止在产品、网站、微信公众号、门店及广告宣传材料中使用“索菲亞”及与“索菲亞”商标近似的标识进行有关介绍、宣传、展示等行为;2.司米公司、南阳索菲亚公司立即停止使用并注销www.s0fyell.c0m域名;3.南阳索菲亚公司立即停止使用含有“索菲亚”及与“索菲亚”近似的企业名称,并在十日内变更企业名称;4.南阳索菲亚公司立即停止使用含有“索菲亚”及与“索菲亚”近似名称的微信公众号,并在十日内变更公众号名称;5.司米公司、南阳索菲亚公司共同赔偿索菲亚公司经济损失及维权支出的合理费用暂计100万元;6.司米公司、南阳索菲亚公司在《中国知识产权报》及“新浪家居”网站(http://jiaju.sina.c0m.cn)上刊登致歉声明以消除影响;7.司米公司、南阳索菲亚公司承担本案全部诉讼费用。

  一审法院认定事实:1.索菲亚公司及关联公司情况:索菲亚公司成立于2003年7月15日,原企业名称为广州市宁基装饰实业有限公司,2009年6月8日变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司,2011年10月11日变更企业名称为索菲亚家居股份有限公司。该公司注册资本44099万元,经营范围为:木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;床上用品制造;其他家用纺织制成品制造;家居饰品批发;百货零售(食品零售除外);家具安装;家具和相关物品修理;家具设计服务:室内装饰、装修;其他家具制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类产品制造;销售本公司生产的产品。2011年4月,索菲亚公司在深交所A股上市。

  2009年11月10日,广州市宁基装饰实业股份有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局评为“高新技术企业”,有效期三年。2011年11月索菲亚公司被广州市经济贸易委员会、广州市财政局、广州市国家税务局、广州市地方税务局、中华人民共和国广州海关、中华人民共和国黄埔海关评为“市级企业技术中心”。2012年3月20日,索菲亚公司连续五年被广州市工商行政管理局评为“广东省守合同重信用企业”。同年7月广州市对外贸易经济合作局确认索菲亚公司为“外商投资先进技术企业”,有效期三年。同年12月,广州市经济贸易委员会授予索菲亚公司“广州市工业设计示范企业”称号。2014年4月,广东省人民政府授予索菲亚公司广东省科学技术奖励三等奖。

  一审庭审中,索菲亚公司明确其官方网站为www.su0feiya.c0m.cn,s0gal.c0m.cn。

  司米橱柜有限公司成立于2014年6月16日,注册资本为2380万欧元,股东为SALM S.A.S与索菲亚公司,经营范围为:木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理等。其于2015年4月14日取得第20类商品上的“司米”商标。

  2.索菲亚公司商标的注册及使用情况:2002年5月7日,广东汇高贸易有限公司的“索菲亞”商标,经国家工商行政管理局商标局授权为注册商标,核定使用的商品为第20类“餐具柜;非金属门装置;家具;家具门;家具用非金属附件;镜子;衣帽架(家具)”,商标注册证号为第1761206号。注册有效期限:自2002年5月7日至2012年5月6日止,后经核准续展至2022年5月6日。2003年7月28日,该商标转让于广州市宁基装饰实业有限公司;2006年9月28日,该商标转让于广州索菲亚家具制品有限公司;2010年8月6日,该商标转让于广州市宁基装饰实业股份有限公司;2012年2月14日,该商标注册人变更为索菲亚公司。

  2003年12月以来,索菲亚公司的前身广州市宁基装饰实业有限公司开始在第20类商品上使用“索菲亞”商标。

  2011年12月,索菲亚公司在家具、家具门、非金属门装置上的第1761206号“索菲亞”商标被广州市工商行政管理局评为广州市著名商标,有效期为2011年12月-2014年12月。2015年12月31日,商评委认定索菲亚公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第20类家具商品上的“索菲亞”注册商标为驰名商标。2016年2月4日,商评委认定索菲亚公司的第1761206号“索菲亞”商标在2011年6月前已构成使用在家具商品上的驰名商标。

  索菲亚公司通过电视、报刊、网络、展览、户外广告、电影贴片广告等多种形式对“索菲亞”品牌进行宣传,投入大量的资金,并于2012年-2016年聘请舒淇为“索菲亞”衣柜及家具产品广告代言人。

  2014年8月14日,索菲亚公司的“索菲亞”商标,经国家工商行政管理总局商标局授权为注册商标,核定使用的商品为第6类“金属门(滑门、拉门);金属门;金属隔板;金属门板;金属建筑挡板”,商标注册证号为第4287169号。注册有效期限自2014年8月14日至2024年8月13日止。

  3.司米公司、南阳索菲亚公司及其注册商标使用情况:司米公司成立于2014年9月17日,法定代表人为吕小林,股东为吕小林、尹丰荣,注册资本60万元,经营范围为:一般经营项目:集成吊顶、浴霸、取暖器、换气扇、照明灯具、金属装饰板、塑料制品、五金件、晾衣架、拖把的制造、加工、销售。

  南阳索菲亚公司成立于2014年3月31日,法定代表人为吕小林,股东为吕小林、尹丰荣,注册资本60万元,经营范围为:照明灯具、金属吊顶材料、集成吊顶灯、换气扇、浴霸销售及售后服务。2014年8月23日,该公司企业名称由南阳市索菲娅集成吊顶有限公司变更为现名。

  2015年8月7日,吕小林的第14504404号“s0fyell”商标,经国家工商行政管理局商标局授权为注册商标,核定使用的商品为第11类“照明器械及装置;烹调用装置和设备;空气调节设备;厨房用抽油烟机;龙头;太阳能热水器;淋浴热水器;浴霸;水净化设备和机器;电暖器”;期限为2015年8月7日至2025年8月6日。同日,吕小林的第14504405号“s0fyell”商标,经国家工商行政管理局商标局授权为注册商标,核定使用的商品为第6类“金属支架;金属片和金属板;管道用金属接头;金属天花板;金属屋顶;金属地板;金属建筑材料;铝塑板;金属螺母;家具用金属附件”;期限为2015年8月7日至2025年8月6日。

  4.被控侵权事实:广东省广州市广州公证处出具的(2015)粤广广州第115806号公证书载明:2015年6月29日,索菲亚公司委托代理人在公证人员的见证下,进入http://www.baidu.c0m百度搜索网站,在搜索栏中输入“索菲亚吊顶”,点击搜索结果中的“舒淇代言,集成吊顶十大品牌,索菲亚集成吊顶官方网站”进入该页面,网址显示“http://www.s0fyell.c0m”,网页上部显示“S0FYELL索菲亞集成吊頂”“加盟索菲亚圆财富梦想”,品牌介绍处显示有舒淇图片,左上侧标有“S0FYELL索菲亞集成吊頂”,点击右侧“进入官网”,网址为 http://www.s0fyell.c0m/index1.asp。网页左上部显示“S0FYELL索菲亞集成吊頂”,网页中部左侧为“私属顶·定制家索菲亞集成吊頂”,右侧为舒淇图片。下部有“索菲亚集成吊顶动态”、“索菲亚集成吊顶新品”、“索菲亚集成吊顶联系方式”、“索菲亚集成吊顶产品体验馆”,网页最下部载明“索菲亚集成吊顶有限公司(监制)、嘉兴市司米集成吊顶有限公司(生产),传真为0573-83245376,地址:嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路”。点击进入“公司新闻”,显示“凭借索菲亚强大的品牌号召力”、“私属顶、定制家,就是索菲亚”。点击进入“关于企业”,显示司米公司“旗下品牌索菲亚集成吊顶,是一家专业从事艺术系列吊顶……集成吊顶配件的创新型企业。索菲亚集成吊顶集研发、设计、生产、销售、贸易于一体……索菲亚集成吊顶秉承优良的营销理念,目前已在全国拥有数百家专卖店……”。点击进入“荣誉资质”,显示索菲亚公司“S0FYELL”品牌荣获“中国集成吊顶行业十大品牌”。点击进入“产品中心”,显示电器、板材、换气扇、灯具等产品。点击进入“联系我们”,显示为“嘉兴市司米集成吊顶有限公司(生产),地址:嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路,电话:4000811369、0573-83245377,传真:0573-83245376,网址:http://www.s0fyell.c0m。点击“在线客服”出现对话框,点击详细资料显示“索菲亚集成吊顶”地址为王店镇小家电工业园区姚家路南侧,经询问表示品牌加盟费为5000元,有100家左右的加盟店。

  广东省广州市广州公证处出具的(2015)粤广广州第115804号公证书载明:2015年6月29日,索菲亚公司委托代理人在公证人员的见证下,进入百度搜索页面,在搜索栏中输入“索菲亚集成吊顶”,点击进入“全屋定制吊顶索菲亚集成吊顶加盟或者开启-吊顶资讯-中华吊顶网”,显示“全屋定制吊顶索菲亚集成吊顶加盟火热开启”的资讯;点击进入“加盟索菲亚集成吊顶”,显示“s0fyell 索菲亞集成吊顶”、“索菲亚集成吊顶嘉兴市司米集成吊顶有限公司”;点击联系方式,显示公司地址为“嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路”、公司电话4000811369,官方网站:http://s0fyell.c0.chinadd.cn,http://www.s0fyell.c0m。

  广东省广州市广州公证处出具的(2015)粤广广州第115805号公证书载明:2015年6月29日,索菲亚公司委托代理人在公证人员的见证下,进入百度搜索网站,在搜索栏中输入“索菲亚集成吊顶”,在搜索结果中点击进入“索菲亚集成吊顶是索菲亚集团的吗-基础建材-房天下问答”,未显示相应答案。

  广东省广州市广州公证处出具的(2015)粤广广州第124407号公证书载明:2015年7月9日,索菲亚公司委托代理人在公证人员的见证下,进入百度搜索网站,在搜索栏中输入“索菲亚吊顶”,在搜索结果中点击进入“舒淇代言,集成吊顶十大品牌,索菲亚集成吊顶官方网站”,页面左部显示“s0fyell 索菲亞集成吊顶”及舒淇图片,点击“进入官网”显示相关页面。启动移动电话,点击并登陆“微信”,进入“发现”界面,点击“扫一扫”,对网站二维码进行扫描,显示“s0fyell 索菲亞集成吊顶”、“索菲亚集成吊顶”,微信认证显示为南阳索菲亚公司,并“关注”,进入相关界面,点击在该界面右上角人形图标,显示企业为南阳索菲亚公司、工商执照号,经营范围、企业成立日期为2014年3月31日,2014年10月23日完成微信认证。浏览索菲亚集成吊顶有限公司,显示“S0FYELL”,在“联系索菲亚”中显示索菲亚集成吊顶有限公司(监制)、司米公司(生产),地址为嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路,电话:4000811369,0573-83245377,传真:0573-83245376,网址:http://www.s0fyell.c0m。

  广东省广州市广州公证处出具的(2015)粤广广州第192226号公证书载明:2015年10月23日,索菲亚公司委托代理人在公证人员的见证下,点击并登陆“微信”,进入“发现”界面,添加并查找公众号“索菲亚集成吊顶”,点击“关注”,进入相关界面,点击“微动态”,随后点击“关于索菲亚”,进入并浏览“公司简介”,联系索菲亚,显示索菲亚集成吊顶有限公司(监制)、司米公司(生产),地址为嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路,电话:4000811369,0573-83245377,传真:0573-83245376,网址:http://www.s0fyell.c0m。点击“查看历史消息”2015年10月14日显示“有一种尊贵叫做--索菲亚”、“索菲亚终端销售人员支招:如何把握‘第一次’机会”、“索菲亚知识讲堂:经销商成功的‘五大秘诀’”、“索菲亚就是这么任性!‘八大风格’任你选择”,2015年10月20日显示“索菲亚-让生活享受艺术,让艺术融入生活”、“索菲亚集成吊顶产品具有的四大优势”、“九九重阳到,索菲亚祝大伙身体健康”、“索菲亚知识讲堂:不同类型客户的应对技巧”。企业成立日期为2014年3月31日,同年10月23日完成微信认证。浏览索菲亚集成吊顶有限公司,显示“S0FYELL”,在“联系索菲亚”中显示索菲亚集成吊顶有限公司(监制)、司米公司(生产),地址为嘉兴市王店镇小家电工业园区姚家路,电话:4000811369,0573-83245377,传真:0573-83245376,网址:http://www.s0fyell.c0m。

  一审法院另查明,http://www.s0fyell.c0m网站主办单位为南阳索菲亚公司。索菲亚公司为本案支付律师代理费50000元,公证费9300元,差旅费2277.5元,合计61577.5元。

  一审法院认为,索菲亚公司系本案所涉商标注册号为第1761206号“索菲亞”注册商标专用权人,上述商标在保护期限内,法律状态稳定,其商标专用权应受法律保护。索菲亚公司作为商标权人对侵害上述注册商标专用权的行为享有诉权。根据一审查明的事实及双方的诉辩意见,本案的争议焦点为:1.本案是否需要认定第1761206号“索菲亞”注册商标为驰名商标,司米公司、南阳索菲亚公司的行为是否构成商标侵权;2.司米公司、南阳索菲亚公司的行为是否构成不正当竞争;3.民事责任的承担。

  关于争议焦点一,本案中,涉案商标核定使用范围为第20类“餐具柜;非金属门装置;家具;家具门;家具用非金属附件;镜子;衣帽架(家具)”,而被控侵权标识系用在集成吊顶上。依照集成吊顶产品生产、销售特点及普通消费者的惯常认识,集成吊顶产品系一种将吊顶组件与电器组件按标准规格制作成独立的可组合式模块,使用时依据个性化定制将上述模块集成在一起的室内顶面装修装饰产品。因此“集成吊顶”实质上是对吊顶模块与电器模块进行个性化选择后所形成的一种组合形式,其吊顶模块与电器模块仍系两种独立的商品,在《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》中分属第6类商品和第11类商品。因此涉案商标所使用的商品与集成吊顶不属于同一种商品也非类似商品。对此,索菲亚公司亦予以确认,故其主张涉案商标为驰名商标且应依法给予特别保护。

  1.根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,当事人以商标驰名为事实根据,提起侵犯商标权诉讼,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。被诉侵犯商标权的成立不以商标驰名为事实根据的,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查。本案中,索菲亚公司明确主张以其注册在20类商品上的第1761206号“索菲亞”商标主张权利。经查,索菲亚公司在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亞”注册商标,故本案中其完全可以以第4287169号“索菲亞”注册商标为基础主张商标专用权,而无须以其注册在第20类商品上的第1761206号“索菲亞”注册商标主张商标专用权。故该院认为本案无必要对第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名作出认定。

  2.当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;该商标的持续使用时间;该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;该商标享有的市场声誉;证明该商标已属驰名的其他事实。所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。本案中,“索菲亚”一词并不具有天然的显著性,该词来自于希腊语,意思为智慧,相关公众对“索菲亚”的认知源于其本身含义,因此“索菲亞”商标本身的显著性不强。根据司米公司、南阳索菲亚公司所提供的证据显示,2004年5月14日,中山市黄圃镇亚森电器厂在第11类“灯;热水器;电加热装置;空气调节设备”等商品上注册了第3357646号“索菲亚S0FIER”商标;2011年1月14日,林子焜在第6类“包装用金属箔;家具用金属附件;五金器具;金属锁(非电)”等商品上注册了第7627074号“索菲亚 S0GAL”注册商标。虽然索菲亚公司提交的证据显示涉案商标自2003年起一直持续使用,涉及的“索菲亞”衣柜在全国范围内销售;索菲亚公司系深交所A股上市公司,每年投入大量的资金通过各种形式进行广告宣传;索菲亚公司的“索菲亞”商标自2011年-2014年被广州市工商行政管理局评为广州市著名商标。由此可以认定第1761206号“索菲亞”注册商标具有较高知名度这一事实状态,但索菲亚公司并未在本案中提供其涉案商标受保护的记录以及该商标在国内享有极高的市场声誉等的相关证据,故现有证据尚不足以证明第1761206号“索菲亞”注册商标已属驰名。虽然2015年12月31日,商评委认定索菲亚公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第20类家具商品上的“索菲亞”注册商标为驰名商标;2016年2月4日,商评委认定索菲亚公司的第1761206号“索菲亞”商标在2011年6月前已构成使用在家具商品上的驰名商标。但上述认定均系在本案索菲亚公司起诉之后,也即在被控侵权事实发生之后。故即便有必要在本案中认定第1761206号“索菲亞”注册商标是否驰名,现有证据也不足以证明上述商标已属驰名。

  3.至于索菲亚公司指控司米公司、南阳索菲亚公司使用的域名“s0fyell.c0m”系音译、摹仿索菲亚公司第1761206号“索菲亞”注册商标,并在该网站上开展加盟活动的行为。该院认为,第1761206号“索菲亞”注册商标系由汉语文字组成,司米公司、南阳索菲亚公司所使用的“s0fyell.c0m”域名系英文字母,也非“索菲亞”三字的音译,与索菲亚公司自己持有的域名“su0feiya.c0m.cn ”、“s0gal.c0m.cn”在字母组成、拼写顺序上均不相同,不会引起相关公众的误认。另外,司米公司、南阳索菲亚公司的法定代表人吕小林对“s0fyell”注册商标享有合法权利,其将该商标文字作为域名使用并未侵犯索菲亚公司的合法权益,也不会使相关公众产生误认。故索菲亚公司以此指控司米公司、南阳索菲亚公司构成商标侵权无相应的事实和法律依据,不予采信。

  综合上述情况,索菲亚公司提交的证据不足以证明涉案商标已属驰名,且索菲亚公司商标权益的保护也无须依照驰名商标的跨类保护原则进行裁量,即本案不属于因案件确有必要认定诉争商标是否属于驰名的情形。故索菲亚公司对司米公司、南阳索菲亚公司的商标侵权行为指控不成立,其要求该二公司停止在产品、网站、微信公众号、门店及广告宣传材料中使用“索菲亞”及与“索菲亞”商标近似的标识、停止使用并注销“www.s0fyell.c0m”域名的诉讼请求无相应依据,该院不予支持。

  关于争议焦点二,1.本案中,索菲亚公司主张司米公司、南阳索菲亚公司使用与索菲亚公司形象代言人舒淇相同的照片,虚构舒淇为司米公司、南阳索菲亚公司的产品代言人,系虚假宣传;在网站宣传中使用与索菲亚公司相关的材料,包括舒淇的照片、“定制家”注册商标构成了不正当竞争。

  对此,该院认为,经营者不得利用广告或其他方法、对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。本案中,司米公司、南阳索菲亚公司在未请舒淇代言的情况下,将与索菲亚公司舒淇形象代言照片相同的照片在其网站上进行发布,并标注含有“索菲亚”文字的标识,且标明舒淇为其产品代言人。根据日常生活经验、相关公众一般注意力,其行为明显具有搭索菲亚公司商品声誉便车的主观故意,属于以引人误解的方式进行商品宣传,足以造成相关公众的误解,构成虚假宣传。至于索菲亚公司所称司米公司、南阳索菲亚公司擅自使用索菲亚公司的“定制家”注册商标,索菲亚公司就“定制家”注册商标未予举证,且与本案无关,该院不予评判。

  2.本案中,索菲亚公司主张司米公司、南阳索菲亚公司使用“司米”、“索菲亚”字号,引人误认为是索菲亚公司关联企业司米橱柜有限公司及索菲亚公司的商品;司米公司、南阳索菲亚公司抢注欧派企业名称和商标构成不正当竞争。

  对此,该院认为,所谓不正当竞争,是指经营者违背反不正当竞争法的规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。经营者在经营活动中应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,反映在市场交易和竞争中,经营者应当遵循公平和诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。索菲亚公司根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三项及相关司法解释指控司米公司、南阳索菲亚公司实施了不正当竞争行为。索菲亚公司所指控的侵权行为涉及“字号”和“企业名称”的冲突,而解决字号与企业名称冲突应遵循“保护在先”、“诚实信用”及“禁止混淆”之原则。当企业名称的字号和在先具有较高知名度字号相同或相近似,并使他人对市场主体及其商品来源或者服务的来源产生混淆,即引起相关公众对企业名称所有人与字号权人的误认或者误解时,使用该企业名称的行为可认定为违反公平和诚实信用原则的不正当竞争行为。企业名称中的字号是识别不同市场主体的核心标识,将他人在先知名的字号用作自己企业名称中的字号,一方面会使相关公众对两者产生混淆,从而对市场主体误认,对其商品的来源产生混淆;另一方面也会使该在先知名字号特有的显著性和公众识别性有削弱的危险,破坏其独特性和良好的评价,属于损害了他人在先合法权益的行为。对此,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条规定,“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第五条第(三)款规定的企业名称。”

  本案中,首先,“索菲亚”作为索菲亚公司的字号及“索菲亞”注册商标标识,虽然并非臆造词,但经过索菲亚公司长期、反复使用、宣传,特别是在2011年“索菲亚”作为上市公司股票在深圳证券交易所上市发行后,“索菲亚”已具有较高的知名度,并取得了一系列的荣誉称号。“索菲亚”字号及其衣柜产品在市场及其同行业中亦具有较高的知名度,为一般消费者所知悉。在消费者心中,“索菲亚”已与特定厂家的特定产品联系起来,成为以索菲亚公司为核心的市场主体与其他同行业产品主体和商品来源的主要识别性商业标识,应属于上述司法解释所规定的“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号”。因此,索菲亚公司的“索菲亚”字号可以认定为《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三款规定的企业名称。其次,南阳索菲亚公司成立的时间为2014年3月,此时索菲亚公司企业名称及其“索菲亚”商标、字号早已存在数年,显然属于在先登记和使用在先的权利。如前所述,“索菲亚”经过索菲亚公司在商标、企业名称、上市股票名称等载体上的大量使用,且经过大量的广告宣传和商业推广,已经使之具有相当高的知名度,而南阳索菲亚公司对其选用“索菲亚”作为字号未有合理解释。再次,南阳索菲亚公司作为集成吊顶产品的经营者,与索菲亚公司属于装修市场的同行业竞争者,对索菲亚公司情况应是知悉的,南阳索菲亚公司理应尊重他人在先权利,但其在明知索菲亚公司企业名称及字号享有较高知名度的情况下,仍擅自将与索菲亚公司相同的字号“索菲亚”作为企业字号于2014年登记注册并在网页及微信公众号中进行商业使用,主观上明显有利用“索菲亚”字号在市场及相关公众心目中的良好品牌形象及声誉,使相关公众对“索菲亚”这一名称的注意产生合乎常理的联想,为自己谋取不当利益的意图。客观上势必会引起相关公众对其产品来源与索菲亚公司产品产生混淆误认,或者使相关公众认为其产品与索菲亚公司具有某种特定联系,从而误认两者存在某种联系或为同一市场主体,导致对两者产品的市场主体或来源产生混淆。同时,这也会在一定程度上淡化“索菲亚”字号的显著性,削弱该字号在消费者心目中独特的商业价值。南阳索菲亚公司的行为系攀附索菲亚公司及其“索菲亚”字号声誉,搭他人的便车,违反了诚实信用、公平竞争的市场交易原则,损害了索菲亚公司的合法权益,其行为属于《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三款规定的擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为,应当承担相应的侵权责任。对于司米公司、南阳索菲亚公司提出的“企业名称中包含‘索菲亚’二字,是企业取名中常用的词语,索菲亚公司对该字号不享有专有权”的抗辩,该院认为,《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第三款所禁止的行为是针对同行竞争者出于攀附他人商誉的目的,不正当使用他人已经具有较高知名度的企业字号的行为。对于善意使用相同企业字号且登记注册时知名度尚不高的情形,理应不属于上述法律规定的禁止情形。本案南阳索菲亚公司明知索菲亚公司的“索菲亚”字号已经具有较高知名度仍然使用与之相同的企业字号,主观恶意明显,不属于善意使用他人企业字号的情形,应当予以禁止。

  另,司米橱柜有限公司的企业名称权并非索菲亚公司所有,故索菲亚公司无权就司米公司擅自使用司米橱柜有限公司的企业名称进行指控,该院对上述指控不予支持。本案中亦无证据显示“欧派”企业名称和商标系索菲亚公司所有,故索菲亚公司亦无权就司米公司、南阳索菲亚公司的相关行为进行指控,该院对上述指控不予支持。

  关于争议焦点三,1.关于司米公司与南阳索菲亚公司是否构成共同侵权。索菲亚公司认为司米公司、南阳索菲亚公司的法定代表人、股东、注册信息完全相同;在网站宣传中,二者的信息相同,涉案www.s0fyell.c0m登记备案在南阳索菲亚公司名下,但预留电话等信息均为司米公司信息;在宣传信息中预留的企业资质信息则为南阳索菲亚公司的信息,二者构成混同。该院认为,公司人格混同的判断标准系二者是否存在人员、业务、财务等方面的交叉或混同,导致各自财产无法区分,丧失独立人格。本案中索菲亚公司所提交的现有证据仅表明司米公司、南阳索菲亚公司的法定代表人、股东、注册资本情况相同,但尚不足以认定司米公司、南阳索菲亚公司已构成人格混同,故索菲亚公司关于司米公司、南阳索菲亚公司构成公司混同的指控不成立。本案中,在南阳索菲亚公司的www.s0fyell.c0m网站以及认证信息为南阳索菲亚公司的微信公众号中,所载荣誉证书属于南阳索菲亚公司,但在“联系我们”中标明“司米公司(生产)”,相关地址、电话、传真均显示司米公司所在地(嘉兴),在网页下部均显示“索菲亚集成吊顶有限公司(监制)、嘉兴市司米集成吊顶有限公司(生产)”,相关电话、传真、地址也显示为司米公司的相关信息。据此,可以认定司米公司、南阳索菲亚公司应当对网站中相关虚假宣传的不正当竞争行为承担共同侵权的责任。司米公司关于其与本案无关且不构成共同侵权的抗辩不成立,该院不予采纳。

  2.司米公司、南阳索菲亚公司在其网站中进行引人误解的宣传,构成了虚假宣传的不正当竞争行为,应当立即停止使用未经授权的与索菲亚公司舒淇产品代言照片相同的形象照片、停止宣称舒淇为其产品代言人,并赔偿索菲亚公司经济损失。南阳索菲亚公司将“索菲亚”作为企业字号登记使用,构成了擅自使用他人企业名称的不正当竞争行为,索菲亚公司据此要求南阳索菲亚公司停止使用含有“索菲亚”字号的企业名称、赔偿经济损失的诉讼请求符合法律规定,该院予以支持。但现并无证据证明司米公司、南阳索菲亚公司的上述行为给索菲亚公司的商誉造成了不良的影响,故该院对索菲亚公司的刊登致歉声明、消除影响的诉讼请求不予支持。

  关于赔偿数额。《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条规定,经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿数额为侵权人在侵权期间因侵权所获的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定,“确定反不正当竞争法第五条、第九条、第十四条规定的不正当竞争行为的损害赔偿,可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿的方法进行。”本案中,因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标使用许可费难以确定,且索菲亚公司明确要求使用法定赔偿,故应综合考虑各种因素,包括侵权行为发生的范围、侵权所造成的影响、“索菲亚”字号的知名度及侵权人的主观过错、索菲亚公司为制止侵权所支付的合理费用等因素,酌情确定赔偿数额。该院尤其注意到如下事实:(1)本案涉及的不正当竞争侵权行为包括虚假宣传、侵害企业名称权,在虚假宣传项下司米公司、南阳索菲亚公司系共同侵权;(2)司米公司成立于2014年9月,南阳索菲亚公司成立于同年3月,注册资本均为60万元;(3)“索菲亚”字号的知名度较高,取得多项荣誉;(4)索菲亚公司为本案支出了律师代理费5万元、公证费9300元,差旅费2277.5元。

  一审法院遂依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百三十四条,《中华人民共和国商标法》第十三条、第五十七条,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第三项、第九条,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第五条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条,《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,于2016年7月4日判决:一、司米公司、南阳索菲亚公司于判决生效之日起立即停止实施不正当竞争行为,即停止在网站(www.s0fyell.c0m)上使用舒淇为索菲亚公司代言的形象照片。二、南阳索菲亚公司于判决生效之日起立即停止在企业名称中使用“索菲亚”字号。三、司米公司、南阳索菲亚公司共同赔偿索菲亚公司经济损失(包括合理支出)20万元;南阳索菲亚公司赔偿索菲亚公司经济损失(包括合理支出)10万元,于判决生效之日起十日内履行完毕。四、驳回索菲亚公司的其他诉讼请求。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币13800元,由司米公司、南阳索菲亚公司负担8970元,由索菲亚公司负担4830元。

  二审中,吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司未提交新的证据。索菲亚公司围绕上诉请求依法提交了如下证据:证据1.哈尔滨市南岗区文明街66号海城品牌装饰广场1077-1094室实体店照片,拟证明:司米公司、南阳索菲亚公司未经许可,在实体店大量使用涉案商标及舒淇形象进行宣传和推广,故意误导公众并致使其利益受到巨大损害,二公司混同经营,共同构成商标侵权及不正当竞争。证据2.南阳索菲亚公司官方网站截图,证据3.南阳索菲亚公司工商登记信息,拟共同证明:一审判决后,司米公司、南阳索菲亚公司既未上诉,亦未按照判决停止违法行为,主观上具有极强的恶意。证据4.“索菲亚艺术”商标注册信息,拟证明吕小林继续申请与涉案商标相近似的商标,主观恶意极强。

  本院组织当事人进行了证据质证。吕小林、尹丰荣、南阳索菲亚公司对索菲亚公司提供的证据质证如下:对上述证据的真实性均无异议,但认为证据1不能证明索菲亚公司的利益遭受了巨大损害及司米公司、南阳索菲亚公司混同经营的事实;证据2中的网页系委托案外人制作,故南阳索菲亚公司无法更改或删除,但其会联系制作公司处理此事;证据3、4均无法实现证明目的,南阳索菲亚公司正在注销过程中,“索菲亚艺术”商标亦在申请过程中,能否核准注册尚不确定。

  本院对上述证据认证如下:对上述证据的合法性、真实性均予确认。对证据1,因三被上诉人在二审庭审中述称该照片中的哈尔滨实体店曾与其存在合作关系,故上述证据能够证明司米公司与南阳索菲亚公司在哈尔滨实体店的门头上使用了“索菲亞”商标;证据2、3能够证明三被上诉人在一审判决后未停止被诉侵权行为;证据4能够证明吕小林申请注册了“索菲亚艺术”商标。

  本院对一审查明的事实予以确认。二审另查明:1.为查明本案当事人的主体身份,本院要求吕小林、尹丰荣提供司米公司的清算及注销材料,但其仅提供了一份工商部门的《企业(机构)核准注销登记通知书》,并未提交其已经清算合法注销的材料,且在二审庭审中,吕小林、尹丰荣及索菲亚公司对本院将当事人司米公司变更为吕小林、尹丰荣均无异议;2.司米公司与南阳索菲亚公司在哈尔滨实体店的门头及墙面海报上使用了“索菲亞”商标及舒淇形象;3.一审判决后,“s0fyell.c0m”网站上的被诉侵权网页仍然存在,南阳索菲亚公司亦未更名或注销;4.吕小林于2016年4月1日在第6类商品上申请注册了“索菲亚艺术”商标,该商标目前正在审核过程中。

  【1】本院认为,本案二审的争议焦点在于:1.本案有无必要对涉案商标是否驰名作出认定;2.如果有必要进行认定,则涉案商标在被诉侵权行为发生时是否处于驰名状态;3.索菲亚公司主张的商标侵权行为是否成立;4.三被上诉人应当承担的民事责任。

  【2】一、本案有无必要对涉案商标是否驰名作出认定

  【3】本案中,索菲亚公司系以注册于第20类商品上的第1761206号“索非亞”商标作为权利基础提起诉讼,但一审法院认为,该公司另对第6类商品上的第4287169号“索非亞”商标享有权利,第6类商品与被诉侵权产品不存在跨类保护的问题,若索菲亚公司以后者作为其权利基础,就无需认定商标是否驰名。对此,本院认为,商标禁用权的范围具有不确定性,企业为了有效维护自身商誉,往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷,商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中,根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述,该公司并不生产、销售集成吊顶,故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用,往往显著性和知名度较低,法律对其保护力度相对较弱,即便商标侵权行为成立,权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标,在权利人享有多个商标权的情况下,如果法院为避免认定驰名商标,不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济,则商标权人的合法利益就难以得到充分保障,与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此,本院认为,索菲亚公司以第1761206号“索非亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使,因该商标的核定使用商品类别为第20类“餐具柜;非金属门装置;家具;家具门;家具用非金属附件;镜子;衣帽架(家具)”,与被诉侵权产品集成吊顶(包括扣板与电器模块)在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异,不属于相同或类似商品,故在权利人请求驰名商标保护的情况下,法院有必要根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定,对涉案商标是否驰名作出认定。

  【4】二、涉案商标在被诉侵权行为发生时是否处于驰名状态

  【5】根据《中华人民共和国商标法》第十四条第一款之规定,认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度,该商标使用的持续时间,该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围以及该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条对权利人为证明商标驰名而提交的证据类别作了进一步规定,具体包括:使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;该商标的持续使用时间;该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;该商标享有的市场声誉;证明该商标已属驰名的其他事实。

  【6】本案中,首先,关于使用涉案商标的商品的销售情况,索菲亚公司提交的经销商执照及店面照片、经销合同、销售发票、网站截图(一审证据12-15)等证据能够证明“索菲亚”家具的销售区域覆盖全国各地;同时,根据招股说明书及2011-2014年年报(一审证据16),索菲亚公司于2011年4月在深交所A股上市,主营业务为定制衣柜及其配套定制家具,营业收入自2008年的2亿多增长至2014年的23亿多,净利润自2008年的2000多万增长至2014年的3亿多;招股说明书另称,据《中国人造板》杂志的调查,2009年索菲亚公司生产的定制衣柜市场占有率为5.9%,行业排名第一。其次,关于商标使用时间,涉案商标自2003年12月以来持续使用至今已经13年。第三,关于涉案商标的宣传情况,根据索菲亚公司提交的媒体报道、广告费审计报告、舒淇代言合同及发票、广告合同、宣传海报(一审证据17-21)等证据能够证明索菲亚公司多年以来持续投入大量费用通过电视广告、舒淇形象代言、电影贴片广告、户外广告、网络广告等多种形式在全国范围内广泛宣传其“索菲亚”品牌,其中2008年-2014年的广告费用合计超过3亿。第四,关于涉案商标享有的市场声誉,2011年12月,涉案商标被广州市工商行政管理局评为广州市著名商标,有效期为2011年12月-2014年12月;另根据BRANDZTM最具价值中国品牌100强报告,索菲亚品牌于2014年和2015年均入选最具价值中国品牌100强,是百强榜中唯一的家具行业企业。

  【7】关于涉案商标受保护记录这一因素,一审法院认为索菲亚公司未予提交,故现有证据尚不足以证明涉案商标已属驰名。对此,本院认为,对于《中华人民共和国商标法》第十四条中各项驰名因素之间的关系,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条作了进一步规定:“人民法院认定商标是否驰名,应当以证明其驰名的事实为依据,综合考虑商标法第十四条规定的各项因素,但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全部因素即足以认定商标驰名的情形除外。”据此,《中华人民共和国商标法》第十四条规定的几项因素并非缺一不可,如果考虑部分因素即足以认定涉案商标驰名的,就无需机械地一一考虑其全部因素。尤其是“该商标作为驰名商标受保护的记录”,如果将该因素作为认定商标驰名必需具备的条件,则此前未经司法或行政程序被认定为驰名的商标,即使已为相关公众所熟知,也无法在诉讼中被认定为驰名商标,这显然不利于保护商标权人的利益,也有违驰名商标认定标准之立法本意。此外,在涉驰名商标侵权纠纷中,应当考虑的时间节点是在被诉侵权行为发生时涉案商标是否驰名,相应地,对于“该商标作为驰名商标受保护的记录”这一因素,应当审查的也是相关记录中该商标处于驰名状态的时间,而非司法机关或行政机关作出认定的时间。

  【8】本案中,商评委在2016年2月4日作出的一份商标异议复审裁定书中认定涉案商标在被异议商标申请注册前(即2011年6月10日前)已构成使用在家具商品上的驰名商标,故在该份记录中,涉案商标构成驰名的时间节点远早于索菲亚公司第一次公证保全被诉侵权行为的时间(2015年6月29日)。2015年12月31日,商评委发布《关于认定索菲亚家居股份有限公司等企业2件商标为驰名商标的通报》,认定索菲亚公司使用在第20类家具商品上的“索菲亞”注册商标为驰名商标,进一步印证了涉案商标已经具备了极高的知名度。因此,上述两份证据均应作为本案涉案商标作为驰名商标受保护的记录纳入考量因素中。

  【9】综上所述,本院认为,结合相关商品的销售情况、涉案商标的使用时间、宣传情况、市场声誉、受保护记录以及其他相关事实,索菲亚公司提交的在案证据足以证明涉案商标在被诉侵权行为发生时已处于驰名状态。

  【10】三、索菲亚公司主张的商标侵权行为是否成立

  【11】本案中,司米公司、南阳索菲亚公司在“s0fyell.c0m”网站、涉案微信公众号以及哈尔滨实体店的门头上使用了与涉案商标相同或近似的“索菲亞”或“索菲亚”标识。鉴于涉案商标经多年使用和宣传,具备很高的显著性和知名度,已为家具领域的消费者所熟知,而家具与集成吊顶的消费者大量重合,涉案商标在集成吊顶商品的消费者中亦具有相当高的知晓程度。此外,家具与集成吊顶同属家装领域,在较为大型的家居建材市场中往往同时有售,两种商品之间存在较高的关联程度。司米公司、南阳索菲亚公司在知晓涉案商标的情况下,却仍然使用与之相同或相近的标识,在主观上存在攀附的恶意,在客观上足以使相关公众认为被诉标识与涉案驰名商标具有相当程度的联系,从而减弱了驰名商标的显著性、贬损了驰名商标的市场声誉。因此,司米公司、南阳索菲亚公司共同实施的上述行为侵害了索菲亚公司的涉案商标权。

  【12】至于三被上诉人辩称驰名商标的禁用权不能扩展至案外人注册商标权利范围的问题,本院认为,虽然三被上诉人在一审中提交证据证明另有案外人注册了与涉案驰名商标近似、核定使用商品相同或者与涉案驰名商标相同、核定使用商品类似的商标,但驰名商标跨类保护产生的禁用权效力与案外人已存在的注册商标的禁用权并不冲突。即使两者的范围发生重合,亦不影响索菲亚公司就涉案驰名商标对三被上诉人主张权利。

  【13】另对于司米公司、南阳索菲亚公司注册、使用涉案域名“s0fyell.c0m”是否构成商标侵权的问题,涉案商标系中文“索菲亞”,而被诉域名“s0fyell”虽然在发音上与“索菲亚”存在一定程度的相似性,但其既非“索菲亚”的拼音,亦非“索菲亚”在英文中的对应词汇,两者之间的关联性不强。并且,与索菲亚公司自己持有的域名“su0feiya.c0m.cn”、“sagal.c0m.cn”相比,“s0fyell”在拼写和发音上也存在较大差异,不会引起相关公众混淆误认。故注册、使用“s0fyell.c0m”的行为并未侵害索菲亚公司的涉案商标权。

  【14】四、三被上诉人应当承担的民事责任

  【15】司米公司、南阳索菲亚公司除实施了一审判决认定的不正当竞争行为以外,还共同实施了侵害涉案商标权的行为,应当承担相应的民事侵权责任。现因司米公司已经注销,故应由司米公司原股东吕小林、尹丰荣承担侵权责任。

  【16】对于停止侵害商标权的诉讼请求,本案中,因司米公司、南阳索菲亚公司在“s0fyell.c0m”网站(包括宣传页面、产品页面以及百度搜索结果中的网站介绍)、涉案微信公众号以及哈尔滨实体店的门头上使用了与涉案商标相同或近似的“索菲亞”或“索菲亚”标识,故三被上诉人应停止上述侵权行为,对索菲亚公司的该项诉请应予支持。

  【17】对于消除影响的诉讼请求,鉴于涉案商标经长期宣传使用,已达到驰名状态,不管是涉案商标侵权行为还是擅自使用他人企业名称的行为,都容易导致相关公众的混淆或误认,对涉案商标及索菲亚公司的商誉造成了不良影响,应由三被上诉人予以消除。至于消除影响的途径,在一家受众以家居产品消费者为主的网站上公开登载声明足以起到相应的作用,故对索菲亚公司要求在“新浪家居”网站刊登声明、消除影响的诉请予以支持。

  【18】对于赔偿损失的诉请,一审法院仅基于司米公司、南阳索菲亚公司虚假宣传及擅自使用他人企业名称的行为分别认定赔偿数额20万和10万,故在二审中,对商标侵权行为所造成的损失部分应予加判。根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第三款之规定:“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。”本案中,因权利人的侵权受损、侵权人的侵权获利以及商标许可使用费的数额均难以确定,故应适用法定赔偿方法认定赔偿数额。

  【19】根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款之规定:“人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”故在认定赔偿数额时,应当在现有证据及事实的基础上,多层次地评估分析与损害赔偿数额相关的权利信息与侵权信息,并根据各项信息所处的不同层级综合认定赔偿数额。就本案而言,应予考虑的主要权利信息和侵权信息包括:1.涉案商标在侵权行为发生时已处于驰名状态,显著性和知名度很高。2.根据吕小林在二审庭审中的陈述,其知晓索菲亚公司的涉案商标,故侵权人在主观上系处于明知状态。吕小林另于2016年4月1日在第6类商品上申请注册了“索菲亚艺术”商标,该商标目前正在审核过程中。3.司米公司和南阳索菲亚分别成立于2014年9月和3月,注册资本均为60万元,涉案微信公众号的认证时间为同年10月;截至二审开庭之日,“s0fyell.c0m”网站上的侵权标识依然存在,南阳索菲亚公司亦未更名或注销。4.司米公司和南阳索菲亚公司的注册资本均为60万元;吕小林在二审庭审中称全国仅有两家与其合作的实体店,而被诉网站则宣称“目前已在全国拥有数百家专卖店”,“在线客服”经询问还表示“加盟费为5000元,有100家左右的加盟店”。5.索菲亚公司未提供司米公司和南阳索菲亚公司实际销售的商品,也没有其他证据表明在实际销售的商品上标有被诉标识。6.索菲亚公司为本案支付一审律师代理费50000元,公证费9300元,差旅费2277.5元,合计61577.5元,在二审中亦委托律师出庭,对于合理开支部分应予支持。7.涉案商标侵权行为与不正当竞争行为系同时发生于司米公司和南阳索菲亚公司经营活动中,两类行为对索菲亚公司造成的损害后果和相关维权开支亦相互重叠,难以截然分离,故在二审认定商标侵权行为赔偿额时应注意到司米公司和南阳索菲亚公司已对不正当竞争行为承担的赔偿责任。综上,考虑涉案各项判赔因素,本院认为商标侵权部分的判赔额应确定为30万元。

  【20】另对于索菲亚公司认为司米公司与南阳索菲亚公司人格混同,应承担共同侵权责任的上诉理由,本院认为,认定公司人格混同应符合《中华人民共和国公司法》第二十条规定的条件,本案中,司米公司与南阳索菲亚公司虽然股东与法定代表人相同,但在案证据仅能证明两者共同实施了部分侵权行为,尚不足以证明两者存在财务混同、经营混同之情形,故索菲亚公司该节上诉理由缺乏依据,本院不予支持。

  【21】综上,司米公司和南阳索菲亚公司不仅实施了不正当竞争行为,还实施了商标侵权行为,应当承担相应的侵权责任。索菲亚公司的上诉理由部分成立,予以支持。原判认定事实清楚,但适用法律错误,实体处理不当。经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第十四条第一款、第六十三条第三款,《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第一项、第四条、第五条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定,判决如下:

  一、撤销浙江省杭州市中级人民法院(2015)浙杭知初字第750号民事判决;

  二、吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司立即停止实施商标侵权及不正当竞争行为,即停止在网站(www.s0fyell.c0m)、微信公众号以及实体店门头上使用“索菲亞”、“索菲亚”标识,并停止在网站(www.s0fyell.c0m)上使用舒淇为索菲亚家居股份有限公司代言的形象照片;

  三、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司立即停止在企业名称中使用“索菲亚”字号;

  四、吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司于本判决生效之日起三十日内在“新浪家居”网站(jiaju.sina.c0m.cn)连续三十天刊登声明消除影响(声明内容需经本院审核,如逾期不履行,法院将在相关媒体上公布本判决主要内容,所需费用由吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司承担);

  五、吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司共同赔偿索菲亚家居股份有限公司经济损失(包含合理支出)50万元;南阳市索菲亚集成吊顶有限公司赔偿索菲亚家居股份有限公司经济损失(包含合理支出)10万元,于本判决生效之日起十日内履行完毕。

  六、驳回索菲亚家居股份有限公司的其他诉讼请求。

  如果未按本判决指定的期间履行给付金钱,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

  一审案件受理费13800元,由吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司负担11040元,索菲亚家居股份有限公司负担2760元。二审案件受理费10800元,由吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司负担7714元,索菲亚家居股份有限公司负担3086元。

  本判决为终审判决。

  审判长何琼

  代理审判员滕灵勇

  代理审判员王磊

  二0一七年三月十五日

  书记员郝梦君

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